UNITT 一般社団法人大学技術移転協議会 University Network for Innovation and Technology Transfer

発明届出からライセンス活動と権利維持管理

① 発明届出
 発明創作後速やかに、大学の知財管理室に届出書を提出する(先願主義)。届出書は、例えば書誌情報や資金源等を記載した書類A、発明の内容を記載した書類Bおよび活用可能性に関する書類Cから構成する。書類Aには、届出者、発明の名称、発明者全員の氏名・所属のリスト、学会等への公表の予定の有無、研究資金源等を記載する。書類Bには、発明の技術分野、従来技術、従来技術の問題点と課題、発明の具体的な構成、発明の効果を記載する。書類Cには、本発明が実施される産業分野、本発明の実用化に興味を持ちそうな企業名と理由、マーケットの大きさ、今後実用化までに予測される技術的課題と解決の方策等を記載する。
② 発明者との面談
 知財管理室の技術担当者は、上記届出書を受領後、速やかに発明者に面談して、届出書の不明点を解消するとともに、将来の技術移転活動に役立つ情報を入手する。技術移転担当も同席させる。
③ 出願の有無決定
 知財管理室は、上記届出書に記載された発明を大学として承継して出願するかどうか、合議体で決定する。説明では、上記②で発明者へのインタビューを行なった技術移転担当者の意見は貴重である。
大学や承認TLOには、特許料等の減免があるが、特許出願には多額の費用が必要となる。よって、発明届出の中から、出願すべき案件を選別する。そのフローは図のとおりである。先ずは先行技術調査をして、ほぼ同じ発明が見つかれば出願取りやめとなる。調査ツールは、日本特許庁が無料公開しているJ-Plat Pat、海外では、WIPOのPATENTSCOPE、米国特許商標庁のPatent Fulltext Database等がある。
④ 弁理士との面談
 大学が特許出願を決定し、その特許を受ける権利を承継した後は、その明細書作成及びその後の的確な権利獲得を行なうのに最も適切な外部弁理士を速やかに選定する。そのためには、普段から大学の研究者の研究分野をカバーできるように、出願可能性のある分野の弁理士と協定を結んでおくことが上策。
⑤ 特許出願
 外部弁理士に依頼した場合は、弁理士事務所から特許出願する。出願書類のコピーは知財管理室に保管される。
⑥ ライセンス活動
 特許出願完了後、速やかに技術移転活動(ノンコンベース)。
⑦ 特許出願の維持管理
 ライセンスの可能性がある間は、特許出願を維持するが、可能性が少なくなった時点で、速やかに出願を放棄し、予算を新たな出願に向ける。
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